[창업보육전문매니저] [지식재산권] 3. 지식재산권 취득절차 등

 

(출처 : 한국창업보육협회, 기술창업실무)

 

 

I. 지식재산권 취득 및 관리방법

 

[특허의 출원과 처리절차]

 

1. 출원

특허청에 신청(출원)하여 심사관의 심사를 받은 후 등록을 하여야 권리가 발생합니다. 먼저 출원한 사람만 등록되며, 나중에 신청한 사람은 등록이 거절되므로 사전에 선행기술 검색이 필요합니다.

 

출원 시에는 특허청에 소정의 수수료를 납부하여야 하며, 개인 및 중소기업은 대폭할인이 됩니다.

특허에 있어 청구범위는 핵심 권리범위로써, 부동산에 있어서 지번, 면적 등과 같은 역할을 하므로 심혈을 기울여 작성하여야 하며, 잘 모르면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

 

등록받은 국가에서만 보호받기 때문에, 해외진출에 대비하고자 하는 경우 해외출원이 필요합니다. 해외출원은 해당국 특허청에 직접 출원하는 방법과 국제출원제도를 이용하여 한꺼번에 출원하는 방법이 있습니다.

 

 

2. 심사･등록･심판

출원 후에 권리부여를 위한 심사과정이 오래 소요됩니다.(권리 종류나 상황에 따라 수개월~1년 이상)

 

무형의 지식에 대하여 권리를 주는 것이기 때문에 서류형식과 표현내용에 대하여 엄격하게 심사해야 합니다.

특허청의 심사에는 제출된 서류가 요건에 맞는지를 심사하는 방식심사와 실체적 내용이 권리를 부여받을 수 있는 기술에 해당하는지를 심사하는 실체심사가 있습니다.

 

심사관은 실체심사 과정에서 선행지식(특허, 논문, 상표, 디자인 등에 관한 각종 자료)등을 검색한 후 출원내용에 권리를 부여할 수 있는지 여부를 검토합니다. 심사관은 실체 심사결과 신청된 출원내용에 하자가 없으면 등록결정을 하자가 있으면 거절결정을 해야

합니다. 심사관은 통상 실체심사과정에서 의견제출통지서를 발송하며 이에 대하여는 반박의견(의견서) 제출이나 출원내용을 수정(보정)하는 방법 등으로 대응합니다.

심사관 실체심사 후 등록결정이 된 경우에는 소정의 등록료를 납부하고 등록절차를 진행합니다. 거절결정이 된 경우에는 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구할 수 있습니다. (특허심판원에서 패했을 경우 특허법원에 소송제기 가능)

 

다른 사람의 출원에 심사관이 등록결정을 했을 때, 부당하다고 판단되면 이를 저지하기 위해 무효심판 청구 또는 이의신청을 할 수 있습니다.

신속하게 등록할 필요가 있는 경우에는 우선심사청구제도를 이용합니다.(소정의 추가수수료 납부) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제25조의 규정에 의하여 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원, 「중소기업기술혁신 촉진법」제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원 또는 「발명진흥법」제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 경우 우선심사 신청이 가능합니다.

 

 

3. 권리행사

등록된 산업재산권의 권리를 계속 유지하기 위해서는 매년 특허청에 등록료를 납부해야 한며, 등록한 산업재산권은 자기 혼자만 쓸 수도 있고, 타인에게 라이센스(실시권)를 허락할 수 있습니다.

 

 

 

II. 해외출원의 방법

해외출원은 크게 외국 특허청에 직접 출원, 유럽특허청(지역 특허청)에 출원, PCT출원으로 구분합니다.

 

1. 외국 특허청에 직접 출원

외국 특허청에서 원하는 서류를 원하는 언어로 작성한 후 제출하여 출원하는 것을 말합니다. 특허권을 획득하고자 하는 국가가 1~2개국이거나 신속한 심사결과를 원하는 경우 출원인이 선택 가능한 방법입니다.

 

 

2. 유럽특허청에 출원

유럽특허청(EPO : Europe Patent Office)과 같은 지역 특허청에 특허출원하는 것을 말하며, 출원인이 유럽특허청에서 등록결정을 받은 후, 개별국에 등록료만 납부하면 개별국에서 유효한 특허권을 확보할 수 있습니다. 유럽에서 특허권을 확보하고자 하는 국가가 3~4개국 이상일 경우 유럽특허청에 출원하는 것이 외국 특허청에 직접 출원하는 것보다 비용이 저렴하지만 상대적으로 심사기간이 오래 걸린다는 단점이 있습니다.

 

 

3. PCT 출원

PCT 출원은 특허협력조약(PCT : Patent Cooperation Treaty)에 의해 하나의 방식 및 언어로 PCT 동맹국에 동시에 특허출원하는 것을 말합니다.

해외출원을 하고자 하는 출원인 입장에서 보면 국제출원절차의 통일성으로 한번 PCT 출원을 한 것만으로 각 지정국에서 직접 출원한 것과 동일한 효과를 누릴 수 있어 시간적, 비용적으로 절약할 수 있습니다. 단, PCT 출원비용이 별도로 소요되고 지정국의 국내단계에 진입하는 경우 개별국가의 특허청에 직접 출원한 것과 동일한 비용이 추가로 필요하므로 비용 부담이 가중되고, 국내단계의 절차가 지연되어 조기에 특허권을 확보 하는데 어려움이 있습니다.

 

 

 

III. 특허검색 방법 및 유의 사항

특허검색을 직접 하고자 할 때는 특허청이 한국특허정보원을 통하여 무료로 운영하는 특허검색 인터넷사이트인 ‘특허정보넷 키프리스(KIPRIS)’를 이용하며, 외국 특허청에서 운영하는 사이트도 있습니다.

소송 관련 무효 증거를 찾기 위한 것이나, 해외 특허출원을 준비하거나, 해외에 제품을 수출하기 위한 특허조사 등을 할 때에는 특허검색 전문 업체 또는 전문가에 의뢰하는 실시하는 것이 바람직합니다.

 

1. 검색키워드의 선정

검색키워드란 검색하고자 하는 주제에 핵심이 되는 단어 혹은 어구이며 검색하고자하는 주제를 잘 대표하는 몇 개의 키워드만으로 그 주제 전체를 표현할 수 있어야 합니다.

키워드를 제대로 선정하지 못할 경우 중요한 건이 누락되거나 추출된 건수가 많아져 검토하는데 많은 시간이 소요되므로 검색이 이루어지기 전에 검색키워드를 철저하게 작성하는 것이 매우 중요합니다.

 

 

2. 기술의 이해

검색키워드 작성에 있어 해당 기술이나 발명의 요지를 이해하는 것이 제일 중요하다고 할 수 있으며 이에 대한 작업이 선행되어야 합니다. 키워드 설정이 능숙하다 하더라도 원하고자 하는 핵심내용을 잘못 이해할 경우, 결과물이 실제 원하는 것과 전혀 상이한 것이 될 수 있습니다.

 

 

3. 동의어, 유의어를 감안하여 키워드 선정

특허문헌에 사용되는 기술용어는 기술의 변화 또는 작성자의 관점에 따라 매우 다양한 표기로 이루어지므로, 동의어, 유의어, 유사어 등을 감안하여 키워드를 선정하여야 합니다.

특히, 함축적 표현, 작성자에 따른 표현상의 차이, 의미상 차이, 외국어 표기, 오탈자 등까지도 감안하여 검색이 이루어져야 합니다.

 

 

4. 특허정보넷 키프리스(KIPRIS) 이용방법53)

키프리스에는 국내·외 특허, 상표 등의 정보가 DB로 구축되어 있으며, 인터넷을 통하여 무료로 검색할 수 있습니다. 1948년부터 현재까지의 국내 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표)를 비롯한 미국, 일본, 유럽, 중국 등 전 세계 특허, 상표, 디자인 정보가 수록되어 있습니다.

 

① 통합검색

모든 권리정보(특허, 실용신안, 디자인, 상표, 해외특허 등)에 대하여 한 번에 검색하는 것으로써, 초보이용자를 위한 기능. 간략한 초록정보는 물론 상세정보 및 전문열람도 가능합니다. 통합검색은 특허 검색에 익숙하지 않은 초보 이용자를 위한 자유검색기능으로서 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 해외특허 등에 대하여 권리구분 없이 전 권리를 한 번에 검색할 수 있는 기능입니다. 정보가 어떤 권리인지, 어떤 국가의 정보인지 모를 때 및 검색할 대상의 항목을 알지 못하는 일반적인 경우에 사용하며 간단한 단어, 인명, 번호 등으로 전체 또는 일부에 대한 검색이 가능합니다.

 

② 권리별 검색

특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 각 권리별로 일반 키워드검색을 하거나 항목별(출원일, 성명, 발명의 명칭, 요약 등) 검색을 할 수 있으며, 검색결과는 통합검색과 동일합니다.

 

③ 부가기능

외국어 자동번역, 액셀다운로드, 검색마법사 등 검색결과 화면에서는 간략한 초록정보와 함께 해당 결과에 대한 상세정보 및 전문 열람이 가능합니다. 화면 상단의 특허실용, 디자인, 상표 등 각각의 권리명을 클릭하면 해당 권리에 대한 내용 조회 가능합니다.